назад
16 августа 2016 17:54 / Москва

Осуществление и защита исключительного права на товарный знак: действующее законодательство и неурегулированные проблемы

Осуществление и защита исключительного права на товарный знак: действующее законодательство и неурегулированные проблемы

В.А. Мещеряков, зам. начальника юридического отдела фирмы "Городисский и Партнеры".

Товарному знаку предоставлена правовая охрана. Однако некоторые обстоятельства могут препятствовать его владельцу осуществлять исключительное право на этот товарный знак для получения соответствующих выгод в процессе предпринимательской деятельности, нарушать его право и даже служить основанием для признания этого права недействительным или прекращать его действие.

Как правило, эти обстоятельства возникают в процессе конкурентной борьбы, но есть и причины, зависящие от самого владельца товарного знака. Начнем с этих причин.

Срок действия исключительного права на товарный знак ограничен и составляет десять лет с даты подачи заявки на его регистрацию (п. 1 ст. 16 Закона РФ от 23.09.92 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", далее - Закон о товарных знаках). Этот срок может быть продлен неограниченное количество раз по заявлению владельца товарного знака в порядке, установленном п. 2 ст. 16 Закона о товарных знаках, а также Правилами продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания в Российской Федерации, внесения изменений в регистрацию и свидетельство на товарный знак и знак обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента от 16.09.93 N 63 (в редакции Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145).

Таким образом, владелец товарного знака должен позаботиться о своевременном продлении срока его действия, иначе действие этого товарного знака будет прекращено, а это значит, что любое лицо вправе использовать этот товарный знак без разрешения его владельца.

Владелец товарного знака должен начать использовать его не позже чем по истечении 5 лет с даты его государственной регистрации. В ином случае по заявлению любого лица действие исключительного права на этот знак может быть прекращено в порядке, установленном п. 3 ст. 22 Закона о товарных знаках, а также Правилами подачи жалоб, заявлений и ходатайств и их рассмотрения в Высшей патентной палате Российского агентства по патентам и товарным знакам, утвержденными Приказом Роспатента от 21.05.98 N 107 (с изменениями от 04.12.98).

Действие товарного знака в соответствии с абзацем 7 ст. 29 Закона о товарных знаках и в порядке, установленном вышеупомянутыми Правилами подачи жалоб, заявлений и ходатайств, может быть прекращено в случае превращения этого знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Это зависит от тактики осуществления своих прав владельцем товарного знака: если он не будет принимать мер к прекращению несанкционированного использования его знака третьими лицами или будет неоправданно разрешать его использование иными лицами, знак может превратиться в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, поскольку в сознании потребителя он будет ассоциироваться как обозначение вида товаров, выпускаемых различными производителями, т.е. знак утратит различительную способность - способность отличать товары одних производителей от товаров других производителей.

Следует также иметь в виду, что ликвидация юридического лица, являющегося владельцем товарного знака, или утрата физическим лицом, являющимся владельцем товарного знака, статуса предпринимателя являются основанием для досрочного прекращения действия товарного знака, как это предусмотрено абзацем 6 ст. 29 и п. 3 ст. 2 Закона о товарных знаках.

Регистрация товарного знака может быть признана недействительной по результатам рассмотрения возражений третьих лиц в порядке, установленном ст. 28 Закона о товарных знаках, а также Правилами подачи возражений и их рассмотрения Апелляционной палатой Роспатента, утвержденными Приказом Роспатента от 19.04.95. Основанием, по которому регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной, является его несоответствие требованиям охраноспособности товарного знака, установленным статьями 6 и 7 Закона о товарных знаках. Указанные требования выражены обобщенными положениями, применение которых определяется соответствующими положениями Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 29.11.95. Эти Правила тоже не содержат исчерпывающей конкретизации всех положений Закона о товарных знаках. Наряду с ними имеются еще и принятые Роспатентом Методические рекомендации экспертам по единообразному применению соответствующих положений Закона о товарных знаках и указанных Правил.

При этом в Роспатенте накоплен опыт и сложилась практика применения тех или иных однозначно неурегулированных вопросов.

Таким образом, нормативная база имеет правовые пробелы в регулировании тех или иных вопросов, оспаривание регистрации товарных знаков требует глубокой профессиональной подготовки в вопросах охраноспособности товарных знаков (требований, предъявляемых к регистрации обозначения в качестве товарного знака).

В небольшой публикации можно коснуться лишь некоторых неурегулированных либо недостаточно полно урегулированных вопросов осуществления права на товарный знак и его защиты, что является причиной неединообразного применения положений Закона о товарных знаках и Правил в практике экспертизы заявленных обозначений и рассмотрения споров об охраноспособности товарных знаков.

Пунктом 1 ст. 6 Закона о товарных знаках установлен ряд требований к регистрации обозначения в качестве товарного знака (перечень абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака) применительно только к тем случаям, когда заявляемое обозначение состоит из совокупности элементов (обозначений); при этом все эти требования отнесены к каждому элементу в отдельности. ("Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений".)

Эти требования не могут считаться однозначно регулирующими случаи, когда заявляемое обозначение состоит из обозначений, каждое из которых в отдельности не соответствует упомянутым требованиям, а в совокупности эти обозначения указанным требованиям соответствуют. Упомянутые Правила (пп. 2.3 и 14.4.1) также четко не регулируют эти проблемы. Приходится руководствоваться здравым смыслом исходя из определения главной функции товарного знака (ст. 1 Закона о товарных знаках) - служить средством индивидуализации лиц и товаров, т.е. обладать различительной способностью либо за счет отдельно входящих в товарный знак элементов, либо за счет их совокупности.

В настоящее время в Роспатенте готовится проект Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон о товарных знаках" с предложениями о внесении соответствующих изменений в действующую редакцию. При этом рассматривается возможность признания заявленного обозначения соответствующим указанным требованиям охраноспособности, если это соответствие возникло (приобретено) на дату принятия экспертизой решения по заявке на регистрацию товарного знака (а по состоянию до приоритета заявленного обозначения этого соответствия не было).

Эта проблема представляется неоднозначной. С одной стороны, принятие такого предложения является целесообразным с точки зрения упрощения для заявителя условий приобретения правовой охраны (нет необходимости подавать вновь заявку на регистрацию того же знака). С другой стороны, подход к оценке этого соответствия становится явно неопределенным из-за неоднозначно фиксируемой даты принятия решения (принятие решения можно приостановить в ожидании наступления событий, после которых заявленный знак приобретет различительную способность), а это ущемляет законные интересы третьих лиц из-за затягивания сроков, в течение которых судьба заявленного товарного знака остается неопределенной.

Недостаточно урегулированы и условия противопоставления заявленному товарному знаку товарного знака с более ранним приоритетом (п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках). Речь идет о "столкновении" заявок на регистрацию тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков с разными приоритетами (в отношении однородных товаров). Согласно букве действующей редакции Закона товарный знак с более ранним приоритетом, вне зависимости от того, будет или не будет ему предоставлена правовая охрана (лишь бы заявка не была признана отозванной), должен быть противопоставлен товарному знаку с более поздним приоритетом. (Действующая редакция Закона не содержит каких-либо ограничений на противопоставление товарного знака с более ранним приоритетом.) "Дух Закона" о товарных знаках, да и мировая практика подтверждают, что первенство приобретения права на товарный знак принадлежит тому, кто первый подал заявку на регистрацию товарного знака и не утратил или не отказался от прав на регистрацию этого знака, следовательно, кроме отозванных не должны противопоставляться заявки, по которым принято решение, возможность оспаривания и отмены которого не допускается действующим законодательством. Именно такое разъяснение дано в упомянутых Правилах (п. 14.4.2.1). Однако остался неурегулированным вопрос о том, на какой момент должно проверяться наличие упомянутых заявок, которые могут быть противопоставлены заявленному товарному знаку с более поздним приоритетом, - на дату приоритета заявленного знака или на дату принятия по этой заявке решения?

Руководствуясь указанным "духом Закона", Роспатент на стадии экспертизы заявленных обозначений и рассмотрения споров об охраноспособности товарных знаков в ряде случаев действует не единообразно. В некоторых случаях используется подход, предусматривающий противопоставление заявки, если она существовала (не была отозвана) по состоянию на дату приоритета товарного знака вне зависимости от того, в каком состоянии эта заявка находилась на дату принятия решения по заявке с более поздним приоритетом. В иных случаях учитывается состояние противопоставляемой заявки на дату принятия решения по заявке с более поздним приоритетом.

Один из возможных вариантов решения данной проблемы заключается в том, что заявка может быть противопоставлена, если по состоянию на дату принятия решения по заявке с более поздним приоритетом противопоставляемая заявка не отозвана и по ней либо принято решение о регистрации товарного знака, либо еще не принято решение об отказе в его регистрации.

В последнее время появились случаи, когда обозначения, используемые хозяйствующими субъектами на территории Российской Федерации и не зарегистрированные ими в качестве товарных знаков, регистрируются в качестве таковых иными лицами. При этом эти лица не предусматривают использование этих знаков, а, получив право на товарный знак, предлагают заключить договор об уступке этого права тому лицу, которое ранее использовало этот знак. Действующее законодательство не содержит запрета на такую регистрацию товарных знаков. Представляется, что эта ситуация должна быть урегулирована таким образом, чтобы исключить подобные случаи. Роспатентом принято соответствующее предложение в Закон о товарных знаках, предусматривающее возможность прекращения действия такой регистрации товарного знака на основании решения суда или антимонопольного органа о признании действий владельца товарного знака, связанных с его регистрацией и использованием, актом недобросовестной конкуренции, а также решения суда о злоупотреблении владельцем товарного знака своим правом на товарный знак.

На урегулирование этой же проблемы, но иным путем, направлено принятое Роспатентом предложение о внесении в Закон о товарных знаках положения, предусматривающего признание регистрации товарного знака недействительной в случае, если этот знак на протяжении длительного времени в период до приоритета зарегистрированного знака использовался другим лицом. Это предложение следует оценить как в определенной мере революционное для российского законодательства в области правовой охраны товарных знаков: по сути предлагается перейти от принципа "первого заявителя" к принципу "первого пользователя".

В отношении этого положения могут возникнуть сомнения, не противоречит ли оно одному из фундаментальных условий, установленных для национальных законодательств стран - участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а именно условию подп. 1 п. "В" ст. 6 quinquies указанной Конвенции. Это условие разрешает национальным законодательствам предусматривать отклонение (отказ) регистрации товарных знаков или признание регистрации знаков недействительными, если эти знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана.

Казалось бы, использование незарегистрированных знаков (или знаков, которым не предоставлена охрана в рамках Мадридского соглашения о международной регистрации знаков) не порождает каких-либо прав для лиц, использующих эти знаки. Однако то обстоятельство, что любое лицо вправе использовать знак, которому не предоставлена правовая охрана в режиме исключительного права, но утрачивает это право в связи с предоставлением исключительного права пользования этим знаком иному лицу, представляется подтверждающим вывод, что регистрация знака (предоставление знаку охраны) затрагивает права лиц, использовавших ранее этот знак.

Роспатентом принято предложение о внесении дополнений в Закон о товарных знаках с целью более полного урегулирования вопросов, связанных с предоставлением исключительного права общеизвестным знакам. Принятие законопроекта в этой части, безусловно, позволит более четко регулировать ряд вопросов, которые в настоящее время могут быть решены, только на основании здравого смысла и принципа применения законодательства по аналогии. В частности, законопроектом определены виды обозначений, которые могут быть признаны общеизвестными (товарные знаки, охраняемые на основании государственной регистрации или в рамках Мадридского соглашения; обозначения, используемые, но не имеющие правовой охраны на территории Российской Федерации).

Законопроектом определено, что общеизвестным не может быть признан знак, если он приобрел широкую известность после даты приоритета товарного знака иного лица, тождественного или сходного с ним до степени смешения, предназначенного для применения в отношении однородных товаров. При этом воспроизводится положение соглашения ТРИПС (соглашение, исполнение которого является обязательным для членов Всемирной торговой организации), предусматривающее распространение правовой охраны общеизвестного знака, ранее зарегистрированного в отношении конкретных товаров, и на неоднородные товары, если использование другим лицом знака, сходного до степени смешения с общеизвестным знаком, в отношении неоднородных товаров будет указывать на их взаимосвязь с владельцем общеизвестного товарного знака и ущемлять его интересы.

Однако законопроект не содержит положений, необходимых для урегулирования ряда правовых проблем в отношении общеизвестного знака. В частности, остался неурегулированным вопрос о допустимости применения к общеизвестным товарным знакам требований охраноспособности (абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака), установленным в отношении к регистрируемым товарным знакам. Не урегулирован вопрос о моменте возникновения исключительного права на общеизвестный товарный знак (с даты официальной публикации о признании знака общеизвестным или с даты, начиная с которой знак считается общеизвестным?). Может ли быть распространено на общеизвестный товарный знак положение о досрочном прекращении действия его охраны в случае неиспользования товарного знака в течение пяти лет?

Все эти положения относятся к нормам материального права, и суждение о них на основе здравого смысла или принципа применения законодательства по аналогии соответственно является недопустимым и просто нежелательным.

Следовало бы прямо воспроизвести положения ст. 6bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности о том, что общеизвестный товарный знак является основанием для отказа в регистрации, аннулирования регистрации и запрета применения товарного знака, являющегося сходным до степени смешения с общеизвестным товарным знаком. Тем более, что эти положения нуждаются в уточнении в части момента, с которого общеизвестный знак может служить в качестве указанных оснований (с даты, начиная с которой знак стал общеизвестным, или с даты официальной публикации сведений о признании его общеизвестным?).

Тем не менее "институт" общеизвестных товарных знаков в Российской Федерации существует (в настоящее время действуют Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 N 38). С помощью этих Правил можно решить проблемы, связанные с тем, что лицо, которое первым начало использовать обозначение, но по тем или иным причинам не зарегистрировало свой знак в качестве товарного знака, а этот знак или сходный с ним до степени смешения зарегистрирован на имя иного лица, может попытаться приобрести правовую охрану своего знака через признание его общеизвестным и тем самым получить основания для использования этого знака, аннулирования зарегистрированного на имя иного лица знака или запрета этому лицу использовать этот знак.

Наиболее сложными и наименее урегулированными являются вопросы осуществления исключительного права на товарные знаки и борьбы с нарушениями исключительного права из-за отсутствия устоявшихся традиций в этой части правоотношений. В период существования плановой экономики и всеобщей государственной собственности товарные знаки не выполняли свою основную функцию по индивидуализации лиц и товаров - не было конкуренции. Регистрация товарных знаков на имя отечественных производителей производилась лишь для защиты отечественного рынка от импорта зарубежных товаров, а также для приобретения правовой охраны отечественных знаков за рубежом с использованием процедур, предусмотренных Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, а также Мадридским соглашением о международной регистрации знаков.

Как известно, содержание исключительного права состоит из трех правомочий его владельца: использовать знак, запрещать его использование иными лицами и разрешать иным лицам использовать этот знак. Указанные правомочия вытекают из ст. 138 Гражданского кодекса Российской Федерации и прямо установлены п. 1 ст. 4 Закона о товарных знаках. Первое из этих правомочий является в известной мере условным, с точки зрения исключительного права: лицо, использующее товарный знак, даже в случае, если он не охраняется на территории Российской Федерации, вправе его использовать, если это использование не нарушает прав иных лиц. Гораздо важнее другие правомочия (запрещать или разрешать использование знака иными лицами), поскольку именно они позволяют владельцу товарного знака сохранять монопольное право использовать этот знак и извлекать из этого выгоду при осуществлении предпринимательской деятельности.

Одним из неоднозначно урегулированных вопросов осуществления исключительного права является момент возникновения этого права, а точнее, дата, начиная с которой владелец товарного знака правомочен запрещать или разрешать использование своего знака третьим лицам.

Прямое положение о дате возникновения исключительного права в Законе о товарных знаках не содержится. Косвенно (на основе системного анализа ряда положений Закона) можно сделать вывод, что этой датой является дата регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков. Представляется более целесообразным установить в качестве даты возникновения исключительного права дату официальной публикации сведений о регистрации товарного знака, поскольку в этом случае публике будет предоставлена объективная возможность узнать о возникновении исключительного права на товарный знак и, следовательно, об ответственности за незаконное использование этого товарного знака. Это уточнение принято Роспатентом в качестве предложения об изменениях и дополнениях в Закон о товарных знаках.

Сложнее обстоит дело с возникновением исключительного права на товарные знаки, которым предоставлена правовая охрана в рамках Мадридского соглашения о международной регистрации знаков. В соответствии со ст. 4 указанного соглашения и с учетом ст. 4 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков исключительное право на товарный знак возникает с даты международной регистрации (дата подачи заявки на международную регистрацию в стране происхождения или дата получения заявки Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности), если в течение года с даты международной регистрации Роспатент не примет решения об отказе в предоставлении правовой охраны знаку. В течение же указанного годичного срока международная регистрация знака действует только в режиме поданной заявки по национальной процедуре, т.е. исключительное право в этот период не возникает.

Однако даже вышеизложенное толкование Мадридского соглашения о международной регистрации знаков не всегда именно так применяется на практике. Кроме того, есть ряд вопросов, которые являются пограничными в отношении Мадридского соглашения и российского законодательства и не имеют прямого правового регулирования. Например, п. 3 ст. 22 Закона о товарных знаках установлен пятилетний срок неиспользования товарного знака, исчисляемый с даты его регистрации, как основание для досрочного прекращения действия регистрации. Регистрация с точки зрения Закона о товарных знаках - это действие, которое связывается с моментом возникновения исключительного права. Международные знаки Роспатентом как национальным патентным ведомством не регистрируются. Отсюда возникает вопрос: с какого момента исчислять упомянутый пятилетний срок?

Разумеется, можно на основе системного анализа сделать вывод, что этим моментом следует считать дату международной регистрации знака, но этот вывод может быть оспорен и не принят соответствующими инстанциями, которые рассматривают такого рода споры.

Вот еще один пример: Мадридское соглашение предусматривает право национального патентного ведомства принимать решения о предварительном или окончательном отказе в регистрации обозначения (ст. 5). Закон о товарных знаках вовсе не предусматривает ни указанной терминологии (предварительный или окончательный отказ), ни двух решений на этапе экспертизы заявленного обозначения. В этой ситуации, казалось бы, можно эти "нестыковки" урегулировать в ведомственном нормативном правовом акте Роспатента. Однако практика показывает, что Роспатент не может это сделать, поскольку ему не предоставлено право издавать ведомственные нормативные правовые акты по применению международных договоров. Он вправе это делать лишь в отношении Закона о товарных знаках.

В связи с этим, видимо, имеет смысл внести в Закон о товарных знаках соответствующие положения, инкорпорирующие положения Мадридского соглашения: тогда Роспатент сможет издавать соответствующие нормативные правовые ведомственные акты.

В практике периодически возникает вопрос о правах владельцев товарных знаков, которые могут быть признаны сходными между собой до степени смешения и зарегистрированными в отношении однородных товаров. Вопрос заключается в том, что у каждого из владельцев таких товарных знаков имеются одинаковые правомочия (использовать, запрещать, разрешать), в связи с чем каждый из них может предъявить другому претензии в части использования товарного знака. Согласно Закону о товарных знаках нарушением прав владельца товарного знака (п. 2 ст. 4) признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров. Такая же правовая коллизия возникает в ситуации, когда "столкновение" происходит между идентичными товарными знаками, зарегистрированными в отношении явно однородных или тождественных товаров (разумеется, такие случаи встречаются крайне редко).

Существуют проблемы "столкновения" прав на разнородные объекты права, например, прав на товарные знаки и фирменные наименования, промышленные образцы, объекты авторского права. К сожалению, законодательно разрешение подобных коллизий прямо не урегулировано. В настоящее время их разрешение, очевидно, следует осуществлять на основе здравого смысла исходя из "старшинства столкнувшихся прав", т.е. из принципа, основанного на первенстве возникновения прав.

Роспатентом принято к рассмотрению предложение на этот счет. В проект Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон о товарных знаках..." им предложено включить достаточно универсальное положение о разрешении коллизий при "столкновении" прав не только между правами на товарные знаки, но и правами на разнородные объекты. Разрешение этих коллизий основано на принципе "старшего" права.

В связи с развитием системы Интернет возникла проблема "столкновения" прав на товарные знаки с наименованиями доменов Интернет. Выработка предложений по законодательному урегулированию этой проблемы осуществляется в рамках ВОИС. Работы еще не завершены, однако в настоящее время уже можно применять действующее законодательство, в частности положения п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках, исходя из того, что сама регистрация наименований доменов, очевидно, не может считаться действием по нарушению исключительного права на товарный знак. К таковым, очевидно, следует относить введение в сайт информации о товарах и услугах, которые рекламируются, т.е. предлагаются к продаже, а также о совершенных сделках (продаже) в отношении этих товаров и услуг.

 

вверх